รายละเอียดเบื้องต้น

           การลวงขาย (passing off) ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น (หรืออาจกล่าวได้ว่า การลวงขายเป็นการทําให้สาธารณชนคิด ว่าสินค้าของจําเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์)

           หลักกฎหมายเรื่องลวงขาย มาจากแนวคิดที่ว่า บุคคลไม่มีสิทธิที่จะแสดงว่า สินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่นหรือไม่มีสิทธิที่จะแสดงว่าธุรกิจของตนเป็นธุรกิจ เดียวกับของบุคคลอื่น

           ในเรื่องเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อได้จดทะเบียน ในประเทศไทยตามมาตรา ๔๔ ซึ่งความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในทางคดีคือ การนําสืบจะยากต่างกัน ถ้าเป็นเครื่องหมาย การค้าจดทะเบียนสืบเพียงว่า ตนเองได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นแล้วกับสินค้า อะไรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ต้องพิสูจน์ความมีชื่อเสียง ความแพร่หลายและค่านิยมในทางการค้าของตัวเครื่องหมายการค้า พิสูจน์ถึงความไม่สุจริตของผู้ละเมิด อันนี้เป็นลักษณะของคดีลวงขาย ซึ่งมีภาระการพิสูจน์ มากกว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แต่ถ้าฟังได้ว่ามีการลวงขายแล้ว ศาลก็จะให้จําเลย ชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นการลวงขายต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

           ข้อ ๑. เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยลักษณะการลวงขายที่จําเลยเอาสินค้าของตนไปลวงขายจนผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีชื่อเสียงแพร่หลาย ในประเทศไทยพอสมควร แต่ไม่ต้องถึงขั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา ๘ (๑๐) ประเด็น ต้องมีความแพร่หลายพอสมควร ในคำพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๕/๒๕๕๐ โจทก์ไม่ได้นําสืบว่า สินค้าของโจทก์มาจําหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยจึงไม่เป็นการลวงขาย

           ข้อ ๒. การลวงขายมิได้จํากัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เท่านั้น แต่คุ้มครองไม่จํากัดจําพวกสินค้า

            คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๓/๒๕๐๓ การลวง ขายไม่ใช่เป็นการลวงในวัตถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย

           ฎีกานี้โจทก์จดทะเบียนกับสินค้าผงซักฟอก แฟ้บ จําเลยใช้กับไม้จิ้มฟัน สินค้าคนละจําพวก ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นลวงขายได้ ถ้าทําให้ผู้ซื้อเข้าใจ ว่าสินค้าของจําเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

           ข้อ ๓. ความเหมือน คล้าย ของเครื่องหมายการค้า

           ในคดีลวงขาย เครื่องหมายการค้าที่จําเลยนําไปใช้ไม่จําเป็นต้องเหมือน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพียงแต่คล้ายก็เป็นการลวงขายแล้ว ศาลฎีกาวางหลักใน คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๓๗/๒๕๔๙

           ข้อ ๔. ข้อพิจารณาอื่นนอกจากตัวเครื่องหมายการค้า

           นอกจากตัวเครื่องหมายแล้ว ลวงขาย ยังขยายความรวมไปถึงรูปลักษณ์ ภายนอกของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น แม้จําเลยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยตรง หากรูปลักษณ์ภายนอก ของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์คล้ายของโจทก์จนอาจทําให้ผู้ซื้อสับสนในความเป็น เจ้าของสินค้าแล้วก็เป็นการลวงขายได้

           คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๓๒ กล่องขนมปังของโจทก์และจําเลยเหมือนกันทั้งหกด้าน ลักษณะกล่องและฝาเหมือนกัน สี ภาพอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน ขนาดภาพตัวอักษรอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน มีคำว่า “CREAM CRACKERS” เหมือนกัน ลวงขาย ขยายความไปถึงรูปลักษณ์ภายนอก สินค้าหีบห่อ บรรจุภัณฑ์

           ข้อ ๕. กรณีที่ถือไม่ได้ว่าเป็นการลวงขาย

           หากจําเลยระบุที่กล่องสินค้าว่า จําเลยเป็นผู้ผลิตหรือมีป้ายชื่อที่อยู่ของจําเลย กรณีถือไม่ได้ว่าจําเลยลวงขาย (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๒/๒๕๒๔ คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๔๖/๒๕๔๖)

ตัวอย่างข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง)

           บริษัทโคล่า จดทะเบียนขวดโค้กสามมิติเป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้า เครื่องดื่มโคล่า นายเล็งผลิตยาแก้ไอน้ำดําบรรจุในขวดลักษณะเหมือนขวดโค้ก ถามว่า นายเร็งละเมิดหรือไม่

           น้ำดื่มโคล่ากับยาแก้ไอเป็นสินค้าคนละจําพวก ไม่เป็นการละเมิดตามมาตรา ๔๔ เพราะว่า มาตรา ๔๔ ต้องเป็นสินค้าจําพวกเดียวกัน หรือต่างจําพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทโคล่ามีสถานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในสินค้ายาแก้ไอน้ำดําอีกสถานะหนึ่ง แม้สินค้ายาแก้ไอน้ำดําเป็นคนละชนิด กับน้ำดื่มโคล่า แต่ผู้ซื้อเข้าใจว่ายาแก้ไอน้ำดําเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งของบริษัทโคล่า ทําให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของ ซึ่งเข้าลักษณะการลวงขายตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (มาตรา ๔๖ วรรคสอง)

           บริษัทโมจิ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “มิสต้า” กับสินค้ากระเป๋าที่ประเทศ ญี่ปุ่น และส่งสินค้าเข้ามาจําหน่ายที่ประเทศไทย สินค้าบริษัทโมจิได้รับความนิยมจาก คนไทยมาก นายกล้าผลิตสินค้ากระเป๋าเหมือนกับของ โมจิ ใช้คำว่า “มิสต้า”

            ถามว่า นายกล้าละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทโมจิหรือไม่

           ต้องวินิจฉัยก่อนว่า บริษัทโมจิมีสถานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียน ในเรื่องนี้ ไม่จดทะเบียนในประเทศไทย ฉะนั้นบริษัทโมจิจึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน จึงไม่มีสิทธิแต่ผู้เดียวตามมาตรา ๔๔

            อย่างไรก็ตาม การที่นายโมจิ จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นมีสถานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนและพฤติการณ์ที่นายกล้าเอาสินค้ากระเป๋าไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโมจิ จึงเป็นการละเมิดโดยการลวงขายตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง

ผลของการลวงขาย

           เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง